身為創作者你一定要知道偷學他們的群眾募資成功術!

杯劇演完了,但從這次事件,新創團隊應該從中學到些什麼?
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本篇來自 法律兵工廠臉書 ,INSIDE 經授權轉載。

咳咳,喧騰一時的嘖嘖杯募資爭議案件,大家熱熱鬧鬧地討論一週後,隨著專案發起人初心地球社宣布專案取消,後續並將返還募資款項而慢慢畫下句點(接著換上吳師傅滷味事件...) 戲散了,但從這次事件,我們新創團隊應該從中學到些什麼?

同意很多專家的觀點,這次事件追根究柢可以歸結於:「發起人沒想過它的產品(嘖嘖杯)有什麼法律權利保護。」

既然沒想過也不知道產品如何保護,就也不會有保護策略,也不會進一步去設定權利歸屬,雖然可能知道生產時要跟代工廠簽契約(實際也沒簽),但權利根本不在自己手上,契約文件也只是個徒具形式。

正文開始(您可能需要的閱讀時間:5 分鐘)

一、你賣的是什麼?(開發時的產品及效益分析:你的產品強調的是功能?設計?或是販賣無形的情感跟價值觀的連結?)

(一)功能,那要考慮的保護途徑會是專利(發明、新型)

(二)設計

1. 也就是產品的造型,要考慮的保護途徑是「設計專利」(design patent),設計專利不強調功能,也不以功能進行保護。

2.「著作權」保護設計造型嗎?

(1)大家很喜歡討論產品造型與著作權的保護,但智慧局受美國法影響,向來認為這類「工業產品」(定義:係僅具有實用性之物品,或係以模具製作或機械製造可多量生產的產品)不受著作權保護,即使其具有一定的美感、設計感。此和一樣具有美感但強調手工製作「美術工藝品」是兩種不同的概念。

(2)至於我國司法實務,過往也採取相同立場(ex.「纖檸隨手瓶」一案,圖片取自 pchome,請自行 google),但近年來開始有少部分個案(注意:是少部分個案)中,法院脫離了以往智慧局將實用物品與美術創作切分的看法,不再做機械性的操作,而認為美感的設計與功用並非截然區分,基於微量創作原則,只要產品能夠表達創作者獨特美感思想,就已經符合著作權的要件,而應受到保護(ex. 傑作陶藝的「造型天燈杯」,與臺灣菸酒案件,如下面的圖,圖片引自傑作陶藝官網)。

(3)在美國,同樣也有部分判決可參考,像是美國聯邦最高法院於 Mazer v. Stein 一案(於該案中係以舞蹈雕像作為燈座設計)中亦採相同見解。

(4)但請注意,愈是從現實具體物品發想的創作,因為大家的概念都差不多,即使能受到著作權保護,但可能也不易主張他人侵害著作權。

3. 商標,比較可以和造型連結的是立體商標,但也強調一定的設計而具有識別性,或是將商標/logo 特性融合在商品之中(像下圖的 paul smith 桌燈)。但請注意,如果想要將功能結合,反而有可能壓縮到商標申請的空間。

(三)賣的是情感或價值觀:這應該一個好的 logo 跟故事,是商標和著作權要派上用場的。

(四)以嘖嘖杯事件為例,其杯子的造型設計並無特殊之處,大家都可以用。然而杯子的伸縮技術/ 瓶蓋則還是可能自然法則的技術含量。

二、創意該不該進行保護?

(一)以功能和造型而言,產品如果用的是既有的技術、功能,或公版的造型,沒有相關的創新、改良或突破,很難符合專利要件,還特別申請專利保護實益不大。不少團隊為此仍然申請了新型專利保護,但該技術實際上可能根本不具備有效性,花了時間金錢,卻達不到希望的效果。

(二)或是說,雖然功能上有突破,但競爭對手很容易迴避設計掉,再加以修改而達到一樣的功能目的,這樣專利保護的效益也會降低。

(三)但如果確實有一定的創新跟改良高度,則透過專利保護還是有一定實益的,此時就應思考申請的國家、相關費用等。這些建議都在實際商業化前就進行申請保護,避免技術公開而喪失新穎性。

(四)至於目前專利法雖已放寬「優惠期」規定,但產品一旦推出後,很難預測競爭對手是否會將此申請,與其一睹後續未知的風險,預先管理比較理想。

(五)品牌和價值觀的連結:商標是要註冊的,而創作的著作權則請留意是否保存創作記錄。

(六)另外,不管是什麼產品,基本的商標保護都很重要(公司/團隊名稱,產品名稱)。

三、創意是誰的?(談 IP 權利歸屬)

(一)有此創意或概念,自己研發 → 自己擁有 IP(ex. 專利權,以下同)

1. 這裡的研發不是單純想法,而是要有技術解決方案(應該要能夠實際操作,ex. 經過 EVT 測試),是否量產或商業化則不是重點。

2. 包括自己員工「職務上發明」→ 你有專利權

(二)有此創意或概念,和其他人共同研發 →共有 IP → 共有人自己可以實施(專§64)

(三)有此創意或概念,出資委託廠商研發 → IP 是廠商的 → 但出資人可以實施

(四)有此創意或概念,但使用廠商現有技術 → IP 是廠商的

(五)以上是專利法預設的規定,請注意:團隊、員工、廠商間都可以透過契約去調整。

四、 與協力廠商之互動關係

(一)權利是你的:那應該要求廠商負保密義務,透過 NDA 等規範專利權周邊的生產製程、技術、資訊保密,甚至要求廠商不對外透漏有此合作關係。

(二)權利不是你的:

1. 規範廠商不應同時自行製造販售或接其他單(競業)

2. 專利在廠商身上時,即使你不跟代工廠合作了,自己要換一家製造,還是會有專利侵權問題,而且會跟另一家廠商一起侵權。

(三)以上法律關係務必事先確認並預做調整,不要等到投入資源生產了,才發現爭議問題,這都已經不是好的處理時點。

五、進入群募后注意,要怎麼保護 IP?

(一)上述講到的觀念,必須進入群募平台前就處理完成。

(二)創作保護的:著作權/ 營業秘密

(二)先上群募平台,試試水溫,反應好就申請專利?

1. 預先申請的風險:成本較高,且不確定產品是否受歡迎

2. 不預先申請的風險:公開后仍可主張,有優惠期 12 個月(專§22),這時候可以測水溫。但可能也因此被山寨搶先申請。

3. 國外申請保護,有市場就要考慮,商標跟專利都是註冊保護主義,沒有所謂世界專利。

六、真的發生爭議了

(一)不要馬上在 FB 講幹話取暖。

(二)先跟身邊專業人士討論,確認權利完整性后再發炮,如此才不會反而落入商譽侵害被反將一軍。

簡而言之:

1. 產品在準備開發時,就應該想好法律保護策略,等到爭議問題產生時,再思考處理方法,都必須付出更多的成本。

2. 專利保護架構,可詢問周遭的專利師、工程師、智權顧問、律師等專業人士,而政府及很多民間機構也有很多給予新創團隊諮詢的資源,也有很多這類熱心人士的幫助,不要浪費了!

3. 專利及商標申請等費用,相較於其他國家,我國的政府規費其實很優惠,為了節省這些費用而因小失大不值得。

註:天燈杯(http://www.excera.com.tw/zh-TW/products-content/id/22/